Contrat de licence de brevet aux fins de la création, la commercialisation et la vente d'un produit en France et dans d'autres pays / Non-paiement des annuités par le breveté, comme l'exige la loi française / Déchéance du brevet / Dissimulation par le breveté de cette situation / Etendue de l'acte de mission, article 16 du règlement de la CCI : aucune nouvelle demande possible, sans l'accord de toutes les parties / Compétence de l'arbitre à l'égard du comportement de la défenderesse, qui est à l'origine de la déchéance du brevet (oui), indépendamment du sort de la question de savoir si la validité d'un brevet français est d'ordre public et du ressort exclusif des juridictions françaises / Violation du contrat selon le droit français (oui) / Rupture du contrat de licence en raison de la déchéance du brevet (oui) / Droit du licencié d'obtenir des dommages-intérêts compensatoires (oui)

Cet arbitrage a eu lieu à Los Angeles. L'arbitre a appliqué au fond le droit français.

'Prétentions de la demanderesse

En 1976, le brevet français N° XX001( pour lequel une demande avait été déposée en 1972) a été délivré à la défenderesse 1 [une société des Etats-Unis] pour un composé connu sous le nom de XX1 et pour sa production et ses applications thérapeutiques.

La demanderesse [une société française] et la défenderesse 1 conclurent en 1979 un accord préalable aux termes duquel, contre paiement de U.S.$ 100.000, versés par la demanderesse à la défenderesse 1, cette dernière accordait à la demanderesse une option d'achat pour certains droits de licence en vue de l'exploitation du composé XX1 en France et dans quelques autres pays.

La demanderesse et la défenderesse 1 conclurent en 1979 un contrat de licence par lequel, contre paiement de U.S.$ 100.000 par la demanderesse à la défenderesse 1, cette dernière octroyait à la demanderesse : une licence exclusive (définie dans le contrat de licence) d'exploitation du brevet français N° XX001, afin de mettre le produit en formules (c'est-à-dire en diverses formules de dosage) à partir du composé XX1, conformément aux instructions de la défenderesse 1, et de commercialiser, utiliser et vendre le produit en France (désignée comme territoire A) ; une licence semi-exclusive pour commercialiser, utiliser et vendre ledit produit dans certains autres pays (désignés comme territoire B), le tout conformément aux termes et conditions du contrat de licence.

Aux termes de ce contrat de licence, la demanderesse s'engageait à procéder, à ses propres frais et dépens, à des expériences pré-cliniques et cliniques et aux études de pharmacologie clinique requises afin d'obtenir une autorisation de commercialiser le produit. Au cas où la Défenderesse 1 aurait voulu enregistrer ledit produit en France, la demanderesse s'engageait à soutenir les efforts de la défenderesse 1 dans toute la mesure permise par la loi. La demanderesse a cependant soutenu qu'elle n'était pas obligée de déposer un dossier d'autorisation. Si un tel dossier n'était pas déposé pour le produit auprès de l'autorité compétente dans les 30 mois suivant l'exécution du contrat de licence, la défenderesse 1 avait alors le droit, sous certaines conditions, de limiter le domaine d'exploitation de la licence en la rendant non exclusive pour la France et en la révoquant pour le territoire B.

Par accord exécuté successivement en 1981 et 1982, la demanderesse, la défenderesse 1 et la défenderesse 2 [une société des Etats-Unis] convinrent de modifier le contrat de licence afin de prolonger jusqu'en 1984 le temps requis pour le dépôt du dossier de demande d'autorisation en France.

Le contrat de licence dispose qu'il sera en vigueur à compter de la date de signature jusqu'à la fin de la durée de vie du brevet français N° XX001. Le droit français assigne au brevet une durée de 20 ans à compter de la date où il a été demandé (le brevet français N° XX001 serait donc valable jusqu'en 1992).

La demanderesse et la défenderesse 1 ont conclu en 1979 un accord de fourniture aux termes duquel la défenderesse 1 s'engageait à fournir, et la demanderesse s'engageait à acheter, du XX1 à certaines conditions de qualité, de prix, de paiement, etc. L'accord de fourniture stipule qu'il restera en vigueur aussi longtemps que le contrat de licence.

En 1985, la demanderesse apprit que le brevet français N° XX001 avait été irrévocablement déchu aux environs de ... 1980, en raison de ce que le breveté n'avait pas payé les annuités exigées par la loi française sur les brevets. La demanderesse prétend que le non-paiement par la défenderesse 1 des annuités dues et la déchéance du brevet français N° XX001 qui s'en est suivie, constituaient une violation du contrat de licence par la défenderesse 1.

La demanderesse prétend que les défenderesses lui ont, de propos délibéré, dissimulé les faits, y compris la déchéance du brevet français N° XX001 et lui ont fait croire que le brevet était toujours valable et effectif, tout en sachant que la demanderesse se fierait aux propos inexacts des défenderesses. Les défenderesses 1 et 2 auraient ainsi poussé la demanderesse à entreprendre à grands frais des tests cliniques, études et travaux sur la foi des affirmations de ces défenderesses.

La demanderesse soutient que tout au long de la période de six ans à partir de 1979 elle a été empêchée de déposer une demande d'autorisation d'exploiter le produit en France du seul fait des actes répétés de la défenderesse 1 contraires au contrat de licence, tels que la fourniture du composé XX1 défectueux pour utilisation dans les essais cliniques et l'omission de fournir en temps utile du XX1 non défectueux ainsi que les informations nécessaires.

Sans les violations inexcusées et répétées du contrat de licence par les défenderesses (et en se fondant sur les assertions des défenderesses), la demanderesse soutient qu'elle aurait obtenu l'enregistrement du XX1 en France pour le traitement du ..., dès six mois suivant les études cliniques. En outre, si les assertions des défenderesses selon lesquelles XX1 était efficace dans le traitement du ... étaient exactes, la demanderesse prétend qu'elle aurait obtenu rapidement, sur la base de ces indications, l'autorisation d'exploiter le XX1 en France.

La demanderesse réclame que soit prononcé le remboursement des U.S.$ 200.000 versés par elle à la défenderesse 1, plus une somme à déterminer en compensation des dépenses et frais encourus par la demanderesse et une somme à déterminer pour dommages indirects, y compris le manque à gagner, ainsi que les intérêts sur ces sommes.

Réponse et demande reconventionnelle des défenderesses 1 et 2

Les défenderesses soutiennent que la déchéance du brevet français N° XX001 ne constitue pas une violation du contrat de licence pour la raison que ce contrat ne fait pas référence au brevet français N° XX001 mais se réfère seulement, de façon générale, aux brevets de la défenderesse 1 aux Etats-Unis et en France.

La défenderesse 1 soutient qu'elle a en tout temps exécuté l'ensemble des conditions et obligations lui incombant aux termes du contrat préalable, du contrat de licence et du contrat de fourniture, sauf lorsque cette exécution avait été empêchée ou excusée par la demanderesse.

Les défenderesses soutiennent qu'aux termes du contrat de licence la demanderesse s'était engagée à entreprendre des tests cliniques, à promouvoir le produit et à faire les démarches nécessaires en vue de l'obtention de l'autorisation d'exploitation en France. Les défenderesses 1 et 2 soutiennent en outre que la demanderesse n'a conduit qu'un ou deux tests cliniques, n'a fait que peu de choses, voire rien du tout pour promouvoir le produit et n'a pas entrepris les démarches adéquates pour obtenir l'autorisation d'exploiter le XX1 en France.

(…)

La procédure

Les parties sont convenues que les règles de procédure régissant l'arbitrage seraient celles de la Cour d'arbitrage de la CCI, complétées par les procédures convenues d'un commun accord et, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux règles précédentes, par les dispositions des sections 1282 à 1284.2 du Code de procédure civile de Californie (Chapitre 3 - Conduite des instances arbitrales).

(…)

La procédure de discovery et la phase d'inspection n'ont pas été sans incidents. (...)

Afin de pouvoir examiner les nombreux documents des défenderesses, les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur ce point, la demanderesse a sollicité une ordonnance de la part du tribunal arbitral.

Dans notre ordonnance du ... octobre 1986, nous avons ordonné aux défenderesses de produire divers documents pour examen par le conseil de la défenderesse.

Le ..., les défenderesses ont présenté de manière formelle une « Exception à la compétence de l'Arbitre » par laquelle elles sollicitaient la suspension du présent arbitrage afin que l'affaire soit déférée à un tribunal judiciaire français ou, subsidiairement, que la présente instance soit suspendue tant que ne serait pas tranchée par le tribunal arbitral l'exception de compétence.

A l'appui de leur demande, les défenderesses ont avancé essentiellement les arguments suivants :

(i) en ordonnant la production de certains documents concernant la déchéance du brevet, l'arbitre a outrepassé les limites fixées dans l'acte de mission ;

(ii) cette ordonnance de l'arbitre suppose que soit introduite dans l'arbitrage une question nouvelle, à savoir les agissements des défenderesses qui auraient entraîné la déchéance du brevet. Une telle question touche directement à la « validité du brevet », question d'ordre public qui est de la compétence exclusive des tribunaux civils français ;

(iii) les défenderesses maintiennent qu'elles n'auraient pas souscrit à l'acte de mission si elles avaient su que les questions soumises à l'arbitrage seraient étendues à des domaines intéressant l'ordre public français ; et

(iv) comme l'accord entre la défenderesse 1 et la demanderesse est régi quant au fond par la loi française, il appartient aux tribunaux civils français de résoudre les questions de validité du brevet qui relèvent de l'ordre public et qui ne sont pas de la compétence de l'arbitre.

En réponse aux arguments présentés par la demanderesse en faveur de la compétence du tribunal arbitral, les défenderesses ont cherché à introduire de nouveaux moyens pour appuyer leur revendication. A ce stade les défenderesses ont aussi proposé une modification de leurs écritures afin d'y introduire une référence au brevet français complémentaire N° YY002 et d'écarter la compétence de la Chambre de Commerce Internationale pour cette question.

Il nous a paru incongru de permettre à une partie, à ce stade de l'instance arbitrale, d'introduire de nouveaux motifs à l'appui de sa demande tout en sollicitant la permission de modifier son mémoire initial. Normalement, tous les motifs à l'appui d'une demande doivent être invoqués ensemble. Les modifications proposées tendant à introduire dans la présente instance le brevet français YY002 sont irrecevables. J'ai néanmoins choisi de traiter cette question nouvelle pour éviter qu'elle ne soit soulevée ultérieurement. Comme on le verra, ma prévision s'est plus tard révélée exacte.

Le ..., nous nous sommes prononcés sur l'exception de compétence et sur la demande des défenderesses tendant à modifier leurs écritures. La demande des défenderesses de renvoi de l'instance arbitrale à un tribunal civil français a été rejetée et j'ai ordonné aux défenderesses de se conformer à mon ordonnance d'octobre 1986, au plus tard le 10 décembre 1986. J'ai également rejeté la demande des défenderesses tendant à modifier leurs écritures à propos du brevet français N° YY002.

Vu le déroulement ultérieur du présent arbitrage, il nous paraît important de citer ici les raisons de ma décision incidente :

« En tant qu'arbitre j'ai compétence pour définir les limites de ma propre compétence (voir l'article 8(3) du Règlement de la CCI). Pour les raisons exposées ci-après j'estime être compétent dans la présente affaire.

Selon les défenderesses, j'aurais décidé qu'un des problèmes du présent arbitrage concerne les agissements des défenderesses 1 et 2 ayant conduit à la déchéance du brevet, question touchant directement à la validité du brevet. Ce raisonnement ne peut être suivi par le tribunal arbitral. Le fait que le brevet soit déchu est établi au regard du droit français et ne fait l'objet d'aucune contestation entre les parties.

La question de savoir si la validité d'un brevet français est ou n'est pas de la compétence exclusive des tribunaux français ne nous est pas soumise. Nous ne considérons pas que l'intérêt de la demanderesse à avoir accès à des documents (et à interroger éventuellement des témoins des défenderesses 1 et 2 sur leur déposition) relatifs aux agissements des défenderesses avant la déchéance du brevet, suppose de quelque manière, que la validité du brevet serait soumise à l'arbitrage.

Dans sa demande d'arbitrage, la demanderesse prétend que la conduite des défenderesses aurait été frauduleuse en ce qu'elles auraient auprès de la demanderesse intentionnellement déformé les faits, dissimulé la déchéance du brevet et laissé croire que le brevet était pleinement valable et toujours en vigueur. Nous pensons que les documents et autres moyens de preuve sur le point de savoir si les défenderesses ont, de propos délibéré, ou par manque d'attention ou par négligence provoqué la déchéance du brevet, peuvent éclairer la question de fraude soulevée par la demanderesse. Il est certain que la divulgation de ces documents et des autres moyens de preuve peut être considérée comme tendant à la déposition de preuves susceptibles d'être recevables.

Quels que soient les mérites de l'exception soulevée par les défenderesses, celle-ci ne porte que sur la recevabilité de preuves, voire d'une seule catégorie particulière de preuves dans la présente affaire. Il se peut en fait qu'à l'audience ces documents et autres modes de preuve relatifs à cette question ne s'avèrent pas utiles pour la décision qui devra être rendue. Il se peut, comme le suggèrent les défenderesses, qu'en droit français, ces moyens de preuve ne soient pas pertinents en ce qui concerne la question des dommages-intérêts. Nous supposons que les parties présenteront des arguments appropriés en se référant à la doctrine pour soutenir à ce moment-là leurs points de vue respectifs.

Il se peut que les défenderesses éprouvent quelques difficultés à remplir leur obligation de produire des documents et de répondre finalement à des questions relatives à cette catégorie de preuves. Cela ne peut certainement pas justifier un refus de produire des pièces ou fournir l'information sollicitées.

Dans ces conditions, nous ne voyons aucune raison de suspendre l'arbitrage afin de soumettre la question aux tribunaux civils français.

(…)

Proposition de modification de la réponse à la demande d'arbitrage et de la demande reconventionnelle

En réponse aux arguments de la demanderesse à l'encontre de l'exception de compétence, les défenderesses cherchent à introduire de nouveaux moyens. En outre, les défenderesses proposent une modification de leurs écritures afin d'y introduire une référence au brevet français N° YY002 et d'écarter la compétence de la Chambre de Commerce Internationale sur ce sujet.

Le fait de permettre à une partie d'introduire par le biais d'une réponse de nouveaux moyens à l'appui de sa demande tout en sollicitant la permission de modifier son mémoire initial ne paraît pas régulier. Normalement, tous les motifs à l'appui d'une demande doivent être invoqués ensemble. Ne serait-ce que pour cette raison, la proposition de modification des défenderesses tendant à introduire dans la présente instance le brevet français N° YY002 n'est pas défendable. Nous nous proposons cependant de traiter cette question pour éviter qu'elle ne soit soulevée plus tard.

Les défenderesses reconnaissent que le gouvernement français a déclaré que le brevet français N° XX001 était caduc. Les défenderesses font valoir que la défenderesse 1 est propriétaire du brevet français N° YY002, que ce brevet concerne le composé XX1 et qu'il est en vigueur en France. Les défenderesses soutiennent que XX1, par conséquent, est protégé par un brevet en France. Les défenderesses déclarent que le présent litige concerne le composé XX1 et que, comme un brevet n'ayant pas été jusqu'ici mentionné dans la présente instance peut concerner le XX1, la question de la validité de ce brevet se pose; or, les questions de validité de brevets français étant d'ordre public, elles ne peuvent être soumises qu'aux tribunaux français.

A notre avis, ces arguments sont spécieux. En premier lieu, la présente instance ne concerne pas le composé XX1 en tant que tel. Elle porte sur une prétendue violation d'un accord contractuel. En second lieu, la question de savoir si le XX1 est ou non couvert par des brevets autres que celui précédemment visé dans la présente instance est complètement étrangère aux problèmes définis dans les mémoires et l'acte de mission.

Deux questions de droit sont à mettre en lumière. Premièrement, les défenderesses peuvent-elles modifier leurs écritures comme elles le sollicitent? Deuxièmement, l'un quelconque des amendements autorisés soulèverait-il des questions de compétence que nous devrions alors trancher ?

L'article 16 du règlement de la CCI dispose que les parties à un arbitrage ne peuvent soumettre à l'arbitre de nouvelles demandes ou demandes reconventionnelles que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie : premièrement, que les demandes restent dans les limites fixées par l'acte de mission ; deuxièmement, que des demandes fassent l'objet d'un accord entre toutes les parties et qu'elles soient communiquées à la Cour. La demanderesse n'a pas donné son accord pour les amendements proposés par les défenderesses. La question qui se pose est donc de savoir si ces amendements seraient autorisés en vertu de la première condition.

Nous proposons de traiter séparément chacun des amendements proposés.

(…)

Considérant que le brevet français YY002 ne semble avoir aucun rapport avec la procédure en cours, et que les amendements proposés ne sont pas autorisés, il n'est pas nécessaire de procéder à de plus amples examens de la question de la compétence des tribunaux français.

Demande de renvoi aux tribunaux français

Pour les raisons exposées ci-dessus, le tribunal arbitral n'est pas disposé à ordonner le renvoi aux tribunaux civils français, même s'il en avait le pouvoir, ce qui est douteux. »

(…)

MOTIFS DE LA DECISION

I) Déchéance du brevet N° XX001 (le "brevet XX1")

Les parties ont admis que le brevet XX1 a pris fin en 1980. Les défenderesses ont admis la déchéance irrévocable du brevet XX1 par suite des défaillances de la défenderesse 1 relatives au paiement d'une redevance annuelle de $ 90.

(…)

II) Agissements de la défenderesse 1 ayant conduit à la déchéance du brevet XX1.

La demanderesse soutient que le défaut de la défenderesse 1 de répondre à six (6) communications de l'agent français gérant les brevets de la défenderesse 1, pendant quatorze (14) mois, ce qui a conduit à la déchéance du brevet XX1, équivalait à une faute lourde.

(...)

Après examen des diverses preuves sur cette question, nous concluons sans hésitation aucune que les défenderesses ont bien reçu toutes les factures pour les annuités et ont négligé d'y donner suite par leur faute. La négligence des défenderesses à cet égard est à l'origine de la déchéance du brevet XX1.

III) Conséquences de la déchéance du brevet XX1

L'article 17 du contrat de licence est rédigé comme suit :

« Le présent contrat entrera en vigueur à compter de sa signature et le demeurera pendant toute la durée du brevet ».

(...)

La demanderesse soutient que le contrat de licence a pris fin avec la déchéance du brevet XX1. La demanderesse soutient en outre que le contrat de licence a pris fin en raison d'une violation grave de la part des défenderesses, c'est-à-dire en permettant l'expiration avant terme du brevet XX1.

A l'appui de ses arguments, le conseil de la demanderesse invoque l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Fridor c. Exhenry (Paris, 3 mars 1953) concernant un breveté qui avait laissé le brevet sous licence expirer faute de paiement des annuités. Cette décision nous a été très utile. La Cour a jugé que le breveté était tenu responsable du paiement des annuités et que, à défaut de paiement, il avait l'obligation de réparer le préjudice subi de ce fait par le licencié.

Selon les défenderesses, la déchéance du brevet XX1 n'a pas réellement affecté les droits de la demanderesse en vertu du contrat de licence. Elles soutiennent que la demanderesse a continué à tirer des profits substantiels du contrat de licence, notamment en raison de l'existence du brevet complémentaire N° YY002. En se fondant sur certains auteurs dont nous avons consulté les écrits, les défenderesses ont maintenu qu'un breveté était tenu de faire connaître au licencié les améliorations découvertes et protégées avant la signature du contrat de licence.

Avant de traiter ce problème, rappelons aux parties qu'au cours de la phase du présent arbitrage consacrée à la divulgation des pièces, nous avions décidé entre autres que le brevet français N° YY002 ne pourrait pas être introduit dans les écritures des défenderesses en raison de règles tout à fait claires de la CCI. Néanmoins, le conseil des défenderesses a introduit dans son mémoire écrit un argument fondé sur l'existence de ce brevet complémentaire. Ce moyen doit maintenant être examiné en considérant que l'existence du brevet est un fait allégué par la défenderesse.

Dans l'affaire Fridor, la Cour d'appel a rejeté l'argument du breveté selon lequel le licencié avait néanmoins continué à jouir d'un monopole de fait après la déchéance du brevet objet de la licence. La Cour a conclu que l'obligation du breveté de fournir au licencié les avantages de l'expérience et de la technologie du breveté était accessoire à l'octroi de la licence et ne pouvait pas être considérée comme un motif distinct de maintien de la licence après la disparition de son objet principal et essentiel. La Cour a cependant déclaré que toute situation de fait se poursuivant après l'extinction du brevet objet de la licence pouvait être prise en considération pour estimer le préjudice subi par le licencié.

Ainsi, même si les défenderesses étaient accessoirement tenues de procurer à la demanderesse le support technologique et de conseil après la déchéance du brevet objet de la licence, elles n'ont pas répondu à la réclamation principale de la demanderesse sur ce point.

Il est clair que la doctrine française dont les écrits ont été versés aux débats soutient que le contrat de licence prend fin avec la disparition de son principal objet. Peu importe que le licencié ait pu avoir droit accessoirement à des améliorations qui, dans l'affaire présente, ont pu être couvertes par le brevet complémentaire.

En conclusion, le contrat de licence a pris fin du fait de la déchéance du brevet XX1. Les défenderesses, qui sont responsables de la déchéance prématurée du brevet, sont également responsables de la déchéance prématurée du contrat de licence tel qu'amendé, en violation de leurs obligations. »

CONCLUSIONS

Pour les raisons exposées ci-dessus, nous estimons que la responsabilité de la déchéance du brevet XX001 incombe aux défenderesses. L'accord de licence a pris fin pour les motifs exposés ci-dessus imputables aux défenderesses. La conduite des défenderesses en ce qui concerne la déchéance du brevet et l'absence de notification de ce fait matériel au licencié, la demanderesse, pendant près de cinq ans, constitue une faute lourde donnant droit à cette dernière à des dommages-intérêts compensatoires pour perte de profit provenant de l'accord de licence jusqu'à l'expiration du brevet en 1992. Cette perte de profit est estimée à 37.365.173 FF (intérêts compris) qui doivent être réglés à la demanderesse par les défenderesses.'